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2013-07-11
​在歐洲申請專利應注意的事項
在歐洲申請專利應注意的事項

中國大陸國家知識產權局(SIPO)於其網站刊登一則主題為在歐洲申請專利應注意事項的報導。該篇報導原係刊載日本專利代理人協會(Japan Patent Attorneys Association,JPAA)於2013年3月出版的日文期刊「パテント(Patent)」,作者為Jochen Hogfeld及田中紫乃,其中,Jochen Hogfeld為德國、歐洲專利及商標、外觀設計律師。

該篇作者以其實務經驗,就如何向歐洲申請專利,配合2007年12月13日生效的新版歐洲專利公約(European Patent Convention,EPC),針對申請專利範圍的撰寫規則、說明書的撰寫規則、其與美國實務的區別以及注意事項等方面作了較為詳細的說明。並著重於如何在時間、費用上更有效地向歐洲申請專利,希望對申請人或代理人有所幫助。

以下謹擇要摘述其所刊登之文章內容如下:

壹、申請專利範圍的撰寫規則

一、請求項數的限制 (EPC: Rule 45, 161, 162)
根據新版歐洲專利公約,向歐洲申請專利時,申請專利範圍請求項數多就會產生附加的費用。2012年4月1日以後,權利請求項附加費規定為,權利請求項超過15項後的每一項費用為225歐元(約合新台幣8,910元),超過50項後的每一項費用為555歐元(約合新台幣21,978元)。因此,從費用方面考慮,作者建議將權利請求的項數儘量限制在15項以內,以節省費用。

另外,PCT國際專利申請進入歐洲階段時,若能適當地將多項請求項以「優選(好ましい)」的形式歸納在一項權利請求項中,從而可減少權利請求項的數量。

二、一個權利請求項的類別對應1個獨立項 (EPC: Rule 43(2), 62(a))
新版歐洲專利公約規定「僅在申請的主題屬於下述項目之一時,向歐洲提出的專利申請可以包括屬於相同類別的2項以上的獨立項:
(一)相互關聯的多個產品。例如插頭與插座,送信機與接收機、中間體與最終化學產品等。
(二)產品或裝置的不同使用,其係指已知物質的不同的醫學應用等。
(三)特定問題的替代解決方法,但僅限於這些替代解決方法包含在單一請求項中不適當時。例如新的化學物質組合或者這種化學物質的多種製造方法。

三、發明的單一性 (EPC: Rule 44)
根據新規則,要求多項優先權時,無論是直接向歐洲提出專利申請還是PCT國際專利申請進入歐洲階段,都需要將最重要的發明寫在申請專利範圍的最前面。

四、引用符號 (EPC: Rule 43(7))
根據新規則,在附有圖式的專利申請中,引用符號(圖式中的符號)的撰寫應該有助於對申請專利範圍的理解,並在請求項中的符號加括弧。因為歐洲的專利代理人許多是以時間為單位來計算代理費用,因此,如果可能的話,可以考慮由專利代理人在撰寫申請專利範圍時加入引用符號,從而節省專利代理人的時間及減少代理費用。

五、多項附屬請求項
根據新規則,通過撰寫依附於多項權利要求的附屬項,可以減少權利請求項的總項數,降低權利請求附加費用。在歐洲,申請專利範圍的修正條件十分嚴格。因此,通過多項附屬請求項,能夠更容易地主張權利。

六、請求項中的功能性限定
為提供最大的保護範圍,作者建議在請求項中使用功能性限定。例如使用「用於開門的方法/裝置/單元」等功能性限定的表述方式。

七、申請專利範圍的明確性
根據新規則,申請專利範圍中存在不明確、不具體用語的情況將被駁回。因此,申請專利範圍中要避免使用「實質上、本質上、大約、非常」等詞語、避免使用比較的方式予以定義及避免使用不明確用語等。

八、請求項的修正 (Rule 137(4))
申請專利範圍的每次修正,必須以原始申請檔「明確且毫無疑義」的公開的內容為依據。因為歐洲專利局的規則極為嚴格,違反該規定的修正經常導致專利在異議中被撤銷。

另外,所有的修正依據必須向歐洲專利局詳細備案。違反該規則時,歐洲專利局將予以駁回。因此,為節約時間及專利代理的費用,需要將每次修正的詳細依據通知歐洲的專利代理人。

貳、說明書的撰寫規則

一、說明書的頁數 (Rule 49(5), (8))
說明書、申請專利範圍、摘要以及有附圖示時的總頁數超過35頁時,超出的每頁須支付14歐元(約合新台幣554元)的附加費。

二、請求項修正問題
由說明書中對請求項進行限定修改的特定技術特徵,必須單獨記載。

三、非技術性發明
在商業模式或與其他非技術發明中,如電腦相關的發明,會以「缺乏進步性」為由被駁回。因此,在說明書的導語部分,尤其是記載發明的目的時,應避免記載發明的非技術性內容。

參、實務操作注意事項

一、申請的形式
為降低申請費用,歐洲專利申請通常以線上申請。為避免申請時內容出現差異,建議將申請檔的圖形檔(PDF格式)提供給歐洲的專利代理人。據此,可以向歐洲專利局提出該圖形檔的申請。

另外,從排版檔(WORD格式)電子轉換的圖形檔,有時可能也會出現問題,如希臘字母等特殊文字等。

因此,在歐洲提出專利申請時,最好將排版檔列印後掃描的圖形檔提供給歐洲的專利代理人。除此之外,為了在申請時或者申請後能夠更容易地修正申請專利範圍及說明書,最好能提供排版檔原件。

因此,在歐洲提出專利申請時,最好將排版檔列印後掃描的圖形檔提供給歐洲的專利代理人。除此之外,為了在申請時或者申請後能夠更容易地修正申請專利範圍及說明書,最好能提供排版檔原件。

二、申請檢索結果的影本 (Rule 70(b), 141)
申請日為2011年1月1日以後直接向歐洲提出的專利申請、PCT國際專利申請以及分案申請,還需要對主張優先權的申請提出與美國類似的檢索結果的影本。如果沒有提出,審查人員在審查時,可以要求在2個月期限內提出;如果不答覆,該申請將被視為撤回。

三、國際申請進入歐洲階段後的答覆
以歐洲專利局以外的專利局為國際檢索單位或國際初審單位時,在進入歐洲階段後,歐洲專利局會撰寫補充檢索報告,其中包括與審查報告相同的意見書。

四、非歐洲專利局的通用語言如何解決
歐洲專利局的通用語言為德語、英語或法語,如果提出專利申請的語言不是這些通用語言時,必須提出翻譯後的檔案。

五、分割申請
提出分割申請的原則,是母案申請仍在審查中。母案申請核准時,至歐洲專利局核准公報發佈的前一日,仍可以提出分割申請。另一方面,母案申請被駁回時,至書面駁回通知作出之日起2個月的最後一日也可以提出分割申請。如果請求複審,則在複審階段可以提出分割申請。

六、指定發明人
PCT國際申請在進入歐洲階段時,不需要指定發明人。但是,包括分案申請的其他全部申請則需要指定發明人。該指定無需支付附加費。指定發明人時需要提供下述資訊:發明人的姓名、發明人的郵寄地址等。

在如今經濟全球化的時代,專利申請人或專利代理機構有可能或多或少遇到歐洲專利申請,因此,作者希望本文可以對其提供實際的幫助。

有關上開報導之相關內容參考文獻如下:
1.European Patent Convention 
2.Rules relating to Fees
3.Guidelines for Examination in the European Patent Office, Version-June 2012
4.The Official Journal of the EPO 2011, 62頁
5.Notice from the European Patent Office dated 19 September 2012 concerning exemption under Rule 141(2)EPC from filing a copy of the search results – utilization scheme (24.9.2012, EPO Website)

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