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2013-06-26
​白宮打擊專利蟑螂計畫--5項行政措施及7項修法建議
白宮打擊專利蟑螂計畫--5項行政措施及7項修法建議
發布日期: 102 年 06 月 25 日
根據美國白宮於2013年6月4日公布的一項研究報告(Patent Assertion and U.S. Innovation)顯示,近年來利用有問題的專利申請範圍恐嚇企業以勒索和解金的案例暴增,這些濫用專利訴訟的公司,俗稱為「專利蟑螂(patent trolls)」 ,耗損數十億美元的經濟並且破壞美國的創新。過去兩年專利蟑螂提出的訴訟案例成長了3倍,佔美國所有訴訟案的62%。在2011年受害企業付給專利蟑螂的金額達290億美元,金額自2005年以來激增了4倍,遑論股東的損失已逾數百億。

為此,白宮宣布歐巴馬政府的5項行政措施並向美國國會提出7項修法的建議,以打擊專利蟑螂,保護美國未來高科技的創新。

5項行政措施如下:
1.USPTO將研擬新規定,要求專利申請人及專利權人在涉及專利訴訟時,定期更新所有權資訊,尤其明確揭露最終母公司(ultimate parent entity),以防堵專利蟑螂利用空殼公司來隱藏其活動。
2.有關專利申請範圍中功能性用語的審查(functional claims),USPTO將對審查人員進行重點訓練,未來6個月會研擬策略改善專利申請範圍的明確性,例如在專利說明書中使用字典詞彙,協助軟體領域方面的審查。
3.提供更多資訊,以強化下游使用者。因為專利蟑螂逐漸鎖定主要的零售商、消費者及其他使用含有專利技術產品的使用者,但單純使用產品的使用者不應成為訴訟的對象。對於可能面臨的專利蟑螂索求的民眾,USPTO提供新的教育及宣導資料,包括在使用方便、英文簡單的網站上提供一般性問題的解答,使其在進入所費不貲訴訟或支付和解金階段之前,瞭解其權利。
4.利用專利挑戰美國創新的行為日趨活躍,需要更多的關注及收集有用的資料,聯合利害關係人並擴大相關專利蟑螂的研究。建立各界共識,完成相關立法,包括取得專利權人、研究機構、消費者代表、公益團體、一般民眾的意見,一起改善專利制度。除了從2012年舉辦的圓桌會議和研討會中已獲得寶貴的意見外,另將舉辦6個月全國性的活動,整合內外部資源及更新專利政策及發展新思維。此外,擴大USPTO的愛迪生學者計畫(Edison Scholars Program),除邀請著名學者外,並開放大眾參與,討論濫用訴訟的議題。
5.加強禁制令之執行。美國國際貿易委員會(ITC)及海關暨邊境保護局(CBP)負責對侵權產品發出禁制令,但對於經過重新設計、以規避落入禁制令的技術性複雜的產品,如智慧型手機,應由美國智慧財產權執法協調委員會(U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator)發起跨部門檢視現行ITC及CBP所使用的禁制令及其工作是否透明、有效。

7項建議國會修法議題如下:
1.要求專利權人及申請人揭露「利害關係人(Real Party-in-Interest)」,要求提出侵害警告函(demand letter)提起侵權訴訟或尋求USPTO審查專利的任何一方,需發函通知並更新專利所有權資訊,使USPTO或地方法院對不遵守規定者予以制裁。
2.根據35 USC §285的規定,允許地方法院有更多的裁量權給勝訴方的律師費用,以懲罰濫用訴訟。
3.擴大USPTO對於商業方法專利的過渡計畫(transitional program ),包括納入更廣泛的電腦功能專利類別,並在專利審判和上訴委員會(PTAB)之前,允許更廣泛的挑戰者對已核發的專利提出審查訴願。
4.提供消費者和企業更好的法律保護,防止消費者和使用現成技術產品的經銷商、零售商或製造商被起訴。
5.改變ITC核發禁制令的標準,使傳統的四因素(four-factor)試驗模式更好,以提高ITC及地方法院適用的標準趨於一致。
6.要求警告函資訊的透明度,使公眾可查詢及利用,以協助遏止濫用訴訟。
7.確保ITC在僱用合格的行政法法官 (Administrative Law Judge) 時有足夠的彈性。

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